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Schadensfälle: Unterschiede bei deutschen und europäischen Patenten

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In der Reihe Schadensfälle  finden Sie auf das-blog in unregelmäßigen Abständen Beispiele von Schadensfällen aus der Praxis von Berufsträgern: Wie sind diese entstanden? Wie lassen sie sich gegebenenfalls vermeiden?

Der erste vorgestellte Schadensfall stammt aus einer Patentanwaltskanzlei und zeigt Unterschiede bei deutschen und europäischen Patenten auf.

Die Vorgeschichte

Eine deutsche Firma hat ein neues Messverfahren für Werkzeugmaschinen und Handhabungsrobotern entwickelt. Das Messverfahren  wurde in ein Datenverarbeitungsprogramm implementiert. Durch den Abschluss von Lizenzverträgen wurde das neu entwickelte Messverfahren verbreitet. Der überwiegende Anteil an der Lizenzgebühr war eine Patentlizenzgebühr. Zusammen mit dem Messerverfahren und der entsprechenden Software wurden passende Anlagen verkauft, deren Wert um ein Vielfaches höher lag als der Wert der Software.

Das Patent

Zur Patentierung des Messverfahrens hatte die Firma eine Kanzlei beauftragt, eine deutsche Patentanmeldung sowie darauf basierend, aus einer internationalen Patentanmeldung eine europäische Patentanmeldung vor den jeweiligen Ämtern vorzunehmen. Die Anmeldung führte sowohl zur Erteilung eines deutschen als auch zur Erteilung eines europäischen Patentes.

Die Entstehung des Schadensfalls

Foto Gesetzbuch mit Richterhammer - PatentrechtIm Rahmen einer Überprüfung wurde von der Kanzlei geprüft, ob ein so genannter Doppelschutz vorliegt, also ob ein europäisches Patent mit einem deutschen Anteil erteilt wurde, dessen Schutzbereich dem parallelen deutschen Patent entspricht. Daraufhin bekam die Mandantin die Empfehlung, das deutsche Patent – durch Nichtzahlung der nächsten Jahresgebühr – fallen zu lassen, da der Schutzbereich des europäischen Patentes größer sei, als der des deutschen Patentes. Dabei wurde jedoch übersehen, dass  bei der Anmeldung zur Erteilung des europäischen Patentes Deutschland ausgeschlossen worden war.

Die Konsequenzen

Ursprünglich sollte der deutsche Kunde, der die Lizenz erworben hat – abgesehen von den Tätigkeiten der Lizenzgeberin – einziger Lizenznehmer bleiben und damit eine Quasimonopolstellung im Markt erhalten. Diese Stellung ist durch das Erlöschen des deutschen Patentes nicht mehr gegeben. Das Argument der Firma gegenüber ihrem Kunden, mit der Berechtigung für das Messverfahren auch die geeigneten Hardwarekomponenten liefern zu können, fällt weg.

Der Lizenznehmer wollte nun die Rückzahlung bereits gezahlter Entgelte für die Lizenz. Dies waren ca. € 65.000. Darüber hinausgehende Ansprüche wurden durch den Lizenznehmer nicht geltend gemacht.

Es handelt sich bei diesem Fall um einen klassischen Vermögensschaden. Der oben genannte Betrag wurde im vollem Umfang durch die Versicherung bezahlt. Das Verhältnis zwischen Kanzlei und Mandant hat durch die gute Abwicklung des Versicherers nicht gelitten.

 

 

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